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越南专利无效:关键考虑因素和方法

1、简介

专利被广泛认为是知识产权 ( IP ) 权利持有者寻求为其专利产品建立独特市场地位的“重要”工具。专利授予所有者营销其产品的专有权,将其发明许可给第三方以收回投资,并防止竞争对手侵犯其专利权。鉴于专利带来的巨大竞争优势,专利纠纷的发生不断增加也就不足为奇了。

拥有专利发明并不能保证它没有错误并且自动有效。 “有效性推定允许专利所有人提起侵权诉讼,至少在与断言被告侵犯专利的合理依据相结合时[1] 事实上,在很多情况下,授予专利只是因为审查员在审查过程中无法找到相同或等同的现有技术,因此不能以缺乏新颖性为由拒绝申请。

在包括越南在内的各个司法管辖区,知识产权法为第三方建立了一个法律程序来质疑专利的有效性,称为“专利无效”。在越南,这一过程包括向越南知识产权局 ( IP VIETNAM )提交特定专利无效请求以及相关支持信息和文件,并缴纳规定费用。一般来说,这一程序通常发生在两种情况下: (i)竞争对手积极质疑专利的有效性,以实现产品的安全商业化,或(ii)被告或被指控侵权方在专利无效时寻求宣告专利无效以避免承担责任。专利持有人请求执法机构解决专利侵权问题。

本文将概述越南的专利无效程序,并概述需要采取的行动以增加专利无效的成功可能性。通过遵循这些准则并与经验丰富的法律专业人士合作,您可以保护您的创新并确保您的知识产权在越南受到保护。

2. 越南专利无效的法律依据是什么?

2005 年《知识产权法》于 2009 年和 2019 年进行了修订,仅允许以两种理由宣告专利无效:(i) 如果申请人无权注册发明;(ii) 如果发明不满足授予时的保护标准。

然而,在许多专利法发达的国家,专利可能因其他原因而被撤销,例如发明说明书没有完全或准确地披露与发明相关的信息,或者权利要求超出了保护范围。由于缺乏对专利无效的广泛规定,导致专利无效请求积压,且当地法律缺乏具体规定。

为了解决这个问题, 2022年修订的知识产权法于2023年1月1日生效,引入了新的条款,为专利全部或部分无效建立了更详细、更严格的法律依据。 2022年修订后的知识产权法第96条规定,有下列情况的发明创造全部无效:

  1. 申请专利违反本法第八十九条之一规定的发明安全管理规定的;
  2. 直接基于遗传资源或者遗传资源传统知识创造的发明的注册申请,但未公开或者不准确公开说明书中记载的遗传资源或者遗传资源传统知识的来源。

此外,有下列六种情况的发明应当全部或者部分无效:

  1. 申请人既没有也没有被指定注册该发明的权利;
  2. 该发明不符合第八条规定的专利性要求( 违反社会公德、公共秩序或者危害国防安全)和本法第七章(即不符合新颖性、创造性、工业适用性的保护要求)的;
  3. 对发明的修改或者变型超出了申请公开或者陈述的主题的保护范围或者导致了要求保护的主题的性质的改变;
  4. 本发明未完全、清楚地公开到本领域技术人员可以实现的程度;
  5. 授予发明的公开范围超出了最初提交的申请的范围;
  6. 授权的发明不符合本法第九十条规定的申请在先原则。

通过2022年知识产权法的这些修改和补充规定,公众有更多选择和机会对不符合规定要求的专利提出无效宣告请求。这有助于防止滥用专利阻碍社会发展,也为主管部门及时、合法地决定撤销涉案专利创造了更全面的法律依据,促进创造出对社会有用的优质发明。

3. 专利无效宣告成功需要采取哪些措施?

要在越南使专利无效,需要根据越南知识产权法第96条的规定,该发明可能被认为不具备专利性的情况。因此,请求方可以采取但不限于准备文件和证据来证明专利不符合专利性要求,因此必须根据以下最常见的理由宣告无效。

该发明不符合新颖性要求:

要因缺乏新颖性而使专利无效,第一步是确定受保护发明的“基本特征或特征”。接下来,必须对信息源或数据库进行检索,以确定在提交申请或优先权日期(如果专利申请要求优先权)之前是否有任何可用或公开的技术解决方案。这种检索有助于确定受保护的发明是否与现有技术相同或等同,这是证明缺乏新颖性所必需的。

新颖性要求是一项发明要获得专利注册资格必须满足的最重要标准。一项发明要求保护的技术方案只有在提交申请之前没有以相同或等同的形式出现在世界任何地方时才被认为具有新颖性。因此,发明的绝对新颖性或世界新颖性是指在申请日或优先权日(如有)之前,在该国家或地区不存在以书面或口头描述、使用或任何其他方式公开披露过的相同或等同的发明。此外,在国外,没有向 IP VIETNAM 提交的具有较早申请日期或优先权日期且在该专利申请的申请日期或优先权日期或之后公布的相同或等同专利申请。值得注意的是,发明公开不限于任何地理位置、领土或语言,而仅限于公开时间。

如果发现与专利发明具有实质相同或等同特征的技术方案,并且在发明申请日或优先权日之前已经公开,则该专利发明很可能不满足新颖性要求,并且该专利的授予是基于审查员未能发现包含在先发明的引用文件。

为了评价专利技术方案的新颖性,法定要求将该技术方案的基本特征(特性)与审查检索中发现的引证文献的基本特征(特性)进行比较,其中:

  1. 主题的性质(内容)的充分必要组合的特征;
  2. 专利所提及的技术方案的基本特征体现在专利保护范围(权利要求)中;
  3. 现有文献中提及的技术方案的基本特征在整个说明书或者实际表述或者任何形式的技术方案中得到体现。

基本上,可以在以下专利来源/数据库中搜索发明:

tra cứu các sáng chế

tra cứu các sáng chế

  • 美国专利商标局专利数据库:

https://www.uspto.gov/patents/search

https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/landing.html

Cơ sở dữ liệu sáng chế của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa kỳ

 

Japan Platform for Patent Information

Cơ sở dữ liệu sáng chế của Hàn Quốc

此外,为了证明专利发明不具有新颖性,还可以从出版物、报纸、杂志、视频或任何其他相关材料等非专利来源中检索较早的技术方案。

该发明不满足创造性:

为了以专利发明不涉及创造性为条件宣告专利无效,必须证明该发明“由本领域技术人员容易地完成或“对于本领域技术人员来说是显而易见的” 。

相关技术领域的普通技术人员是指具有惯常的实验专业知识并熟悉当时特定技术领域的普遍技术知识的个人。还假定此人有权访问现有技术中的所有相关文档和信息,以及特定技术领域典型的日常工作和实验所需的资源和能力。

如果在一项权利要求中提到的发明对于本领域技术人员来说被认为是“显而易见的”,则在该权利要求有效的申请日或优先权日之前,如果考虑到已知的技术,则该发明被认为不涉及创造性。在这方面,术语“显而易见性”用于指发明创造不超出技术的正常进步,而只是简单地或逻辑地遵循现有技术。特别地,本发明被认为是由本领域技术人员以显而易见的方式做出的,而不涉及超出本领域技术人员预期的任何技能或能力的运用。在考虑创造性时,任何公开的文献都可以根据随后的知识来理解,并考虑到本领域技术人员在申请日或优先权日对要求保护的发明有效的前一天通常可获得的所有知识。

一般来说,权利要求所涵盖的发明需要作为一个整体进行审查。如果权利要求包括特征的组合,则得出单个特征的显而易见性导致特征组合的显而易见性的结论是不正确的。然而,如果权利要求仅仅是“特征的聚合或并置”,不构成真正的组合,则可以对单独特征的显而易见性进行争论,从而得出由这种组合特征组成的发明不具备创造性的结论。 。如果特征之间的功能相互作用有助于产生大于各个特征之和的协同效应(即实现组合技术效果),则一组技术特征被视为特征的组合。换句话说,各个功能的组合作用必然会产生协同效应。如果不存在这种协同效应,则可以断定本发明仅仅是已知特征的组合,因此本发明不具备创造性。

权利要求书中的权利要求属于但不限于下列情况的,认为技术方案不具备创造性:

  1. 一组明显不同的基本特征(对于本领域技术人员来说显而易见的是,使用这些特征的组合来实现预期的功能或获得目的,反之亦然,以实现目的或通过使用实现相应的功能)这种特征的组合);
  2. 一组明显的基本特征,已在所需的最低信息源中的一个/多个引用文件中作为一个整体披露;
  3. 技术方案是已知技术方案及其功能、目的和效率的简单组合,也是每个已知技术方案的功能、目的和效率的简单组合。

4. 专利无效宣告请求是在哪里提出的?在越南知识产权局还是法院?

IP VIETNAM 收到专利无效请求。根据法律规定,法院可以审理有关专利有效性的诉讼。在越南,专利无效请求是向 IP VIETNAM 提出的。如果当事人不同意IP VIETNAM的无效决定,可以向法院提起诉讼。

5. 越南专利无效需要提供哪些文件?

要在越南提出专利无效请求,申请人/请求人必须提交以下文件:

  1. 填写完整的专利无效宣告请求表;
  2. 证据(如有);
  3. 授权书(如果通过代表提交书面请求);
  4. 请求理由的解释(具体说明专利信号、法律依据以及部分或全部取消专利有效性的理由)以及第01/2007/TT-号通告第7.2、22.2和22.3点规定的相关文件BKHCN,;
  5. 费用和收费付款收据副本。

注:一次无效宣告请求中可以包含多项专利,只要它们具有相似的法律依据和论据,并且申请人为每项无效专利支付规定的费用和收费。

6. 越南专利无效宣告请求如何处理?

越南的无效程序可能会导致专利部分或全部无效。以下是越南专利无效程序的步骤:

  1. 向 IP VIETNAM 提出专利无效请求:任何人都可以向 IP VIETNAM 申请对已授权的发明提出无效请求。
  2. 收到专利无效请求并向专利权人发出通知:自收到请求之日起1个月内,IP VIETNAM应将第三方的意见以书面形式通知专利权人,期限为自收到请求之日起2个月专利持有人回应的通知。
  3. 请求的专利权人/申请人: IP VIETNAM将向另一方发送与一方提交的意见和文件相关的通知,并要求接收方回复/回应。
  4. 听证会:IP VIETNAM 可以在专利无效请求人和专利持有人之间组织听证会。

做出决定:IP VIETNAM将审查双方提交的意见和文件,并根据第4款、第95条和第4款的规定,作出部分或全部无效专利有效性的决定,或拒绝专利无效请求,知识产权法第 96 条。

此处提到的发出决定和通知的期限是自没有提出意见的2个月期限届满之日起或自收到专利权人的意见之日起3个月内。如果专利权人与请求无效宣告的申请人提出不同意见,该期限最多可以延长3个月。

专利权人依照知识产权法第九十五条第三款的规定声明放弃其工业产权的,作出决定的期限为自收到请求之日起10个工作日内。

办理无效宣告请求所需的其他相关程序的时间不计算在上述期限内。通常,专利无效案件的结论或决定的整个过程可能需要1-3年甚至更长的时间。

v.上诉:如果专利权人或请求人不同意IP VIETNAM关于专利无效请求的决定和通知,他们有权在收到或知道该决定之日起90天内对该决定提出上诉。或者,他们可以在收到或知道该决定之日起一年内向法院提起诉讼。

六.公布:一旦做出专利无效决定,该决定将记录在国家工业产权登记册中,并在决定之日起2个月内在工业产权官方公报上公布。

7. 专利无效宣告请求是否可以补充新的证据/论据?

虽然没有明确规定,但实践中,当事人可以提交与专利无效宣告请求相关的新证据和论据。这使 IP VIETNAM 对案件有了更全面的了解,使他们能够做出明智的法律决定。

8. 如果已授权的发明被请求无效,越南执法机构是否会停止处理专利侵权行为?

越南的大多数专利无效案件都是在专利纠纷的背景下发生的,被指控专利侵权的一方试图使已授予的专利无效。他们认为,如果授予的发明不符合保护标准,那么就没有发生专利侵权。

根据第99/2013/ND-CP号法令第27条,如果在提交专利侵权处理请求之前发生专利无效等争议,越南执法机构可以采取以下两种措施之一:

  1. 暂停案件处理,并要求相关当事人依照知识产权法的规定向知识产权主管部门办理争议解决程序。执行将根据争议解决程序的结果进行,或
  2. 要求工业产权权利人向知识产权有关主管部门作出解释、声明或者提出请愿书,明确涉案知识产权的法律地位,以便执法机关决定是否采取强制措施或者等待处理结果争端解决。

在实践中,越南执法机构选择暂时中止案件的第一种选择,以便各方通过适当的法律渠道解决任何专利纠纷。然而,最近在越南民事诉讼中审理的一起专利侵权案件中,胡志明市人民法院尽管被告提出了专利无效宣告请求,仍决定继续审理此案。

9. 越南是否有加速专利撤销请求的机制?

虽然越南的知识产权法和细则中没有关于加速专利无效的明确规定,但如果相应的发明在外国已被无效,申请人有可能要求快速审查。在这种情况下,申请人可以向IP VIETNAM提供有关外国对应方的额外信息,这些信息可以作为请求对专利无效宣告请求进行快速审查的依据。

底线:

越南的专利无效是一个复杂且耗时的过程,因此,成功的专利无效需要采取战略性和周密计划的方法。应采取的关键行动包括确定无效宣告的法律依据收集相关证据准备有力的请愿书以及积极参与无效宣告程序。此外,与经验丰富的知识产权代表服务提供商合作可以帮助应对流程的复杂性并优化相关方的地位。通过遵循这些步骤并寻求专业支持,可以更加确定在越南专利无效诉讼取得成功的可能性。

[1]安德鲁·舒尔曼: https://www.disputesoft.com/patent-litigation-part- Five-an- introduction-to-patent-claims-limitations-infringement-and-invalidity/