1. 请告知我们,当商标所有者(许可方)根据越南法律规定的双方商定的条款和条件授予另一方(被许可方)使用该商标时,商标许可是否有效?
KENFOX:根据2005年知识产权法第148.2条,“工业产权客体许可协议经当事人约定有效,但经国家工业产权管理机构登记后具有对抗第三方的法律效力”。
因此,许可协议按双方同意的方式生效,但是,为了对任何第三方有效,该许可协议应在越南知识产权局注册。 在这种情况下,“第三方”的定义是模糊的,因此可能会有不同的解释。 然而,一般认为,第三方是签字方以外的一方,可以包括银行、税务机关、越南知识产权局、法院和其他主管机关。 因此,未在越南知识产权局注册的许可证不会对此类第三方产生约束力。
2. 在越南知识产权局完成许可备案后,商标许可是否有效?
根据上述规定,可以解释为,当商标所有人(许可人)许可另一人(被许可人)按照双方商定的条款和条件使用该商标时,商标许可即有效。 但第148.2条后半部分“但经国家工业产权行政部门登记后,具有对抗第三方的法律效力”,这一点颇有争议。 由于此问题没有进一步的指导或规定,我们强烈建议向越南知识产权局记录知识产权许可协议,以避免不被任何第三方认可的风险。
3. 在越南行使权利是否需要商标许可备案?
根据2005年知识产权法第148.2条,许可协议按双方同意生效,但为了对任何第三方有效,该许可协议应在越南知识产权局注册。 因此,未在越南知识产权局注册的许可证不会对此类第三方产生约束力。 因此,为了行使其权利,商标许可应在越南知识产权局备案。
4. 越南是否必须进行许可证备案? 如果是,请指出不记录商标许可可能带来的缺点。
KENFOX:根据2005年知识产权法第148.2条规定,“工业产权客体许可协议经当事人约定有效,但经国家工业产权管理机构登记后具有对抗第三方的法律效力”。
根据 2005 年知识产权法第 148.2 条,强烈建议与越南知识产权局签订备案知识产权许可协议,但不是强制性的。 我们认为,不记录商标许可的好处之一是,如果不记录许可,可能会存在此类许可不被第三方认可的下行风险。
5. 被许可方在越南发现知识产权侵权行为后是否拥有采取行动的属人管辖权?
KENFOX:根据《2005 年知识产权法》第 203.2c 条:“原告必须通过以下形式的证据之一证明原告是知识产权权利人:[...] 2c. 许可合同副本 根据合同许可使用权的知识产权对象。” 根据 2005 年知识产权法第 203.2c 条,被许可人拥有采取行动的属人管辖权。 但是,请注意,被许可人的属人管辖权受到许可协议下授予此类被许可人的权利/许可范围的限制。 换句话说,如果许可协议未授予被许可人代表许可人采取行动的授权,则被许可人不能采取强制执行行动。
6. 根据越南法律,许可证备案是强制性的还是任意的?
KENFOX:2005 年《知识产权法》第 148.2 条:“[...]知识产权许可合同经当事人约定有效,但经国家工商行政管理部门登记后具有对抗第三方的法律效力。 财产权。” 因此,强烈建议向越南知识产权局注册知识产权许可协议,但不是强制性的。
7. 未在越南备案商标许可是否会受到处罚?
KENFOX:越南知识产权法没有对被许可人或许可人因未记录商标许可而实施处罚的立法。
8. 没有商标许可备案的子公司(涉及资本)的使用证据是否足以克服在越南的不使用取消?
KENFOX:2005 年《知识产权法》第 148.2 条:“[...]知识产权许可合同经当事人约定有效,但经国家工商行政管理部门登记后具有对抗第三方的法律效力。 财产权。”。 2005 年《知识产权法》第 95.1d 条:[商标注册应根据第三方的请求予以撤销,如果]该商标的所有者或所有者的被许可人无正当理由连续五 (5) 年未使用该商标 取消请求,除非在取消请求之前至少三 (3) 个月开始或恢复使用。”
我们认为,即使许可没有记录,被许可人根据合法许可协议使用商标也是合法的。 因此,子公司(有或没有资本参与)在没有商标许可备案的情况下使用的证据可能足以克服不使用取消的情况。 但根据2005年《知识产权法》第148.2条,我们认为,如果许可被记录下来,使用证据就会更有力。
9. 没有商标许可备案的子公司(不涉及资本)的使用证据是否足以克服越南的不使用取消?
确认子公司(不涉及资本)在没有商标许可备案的情况下使用的证据是否足以克服不使用取消的问题是有争议的。 然而,我们认为,即使没有记录许可,被许可人根据合法许可协议使用商标也是合法的。 因此,子公司(无论有或没有资本参与)在没有商标许可备案的情况下使用的证据可能足以克服不使用取消的情况。 尽管如此,根据2005年知识产权法第148.2条,我们希望如果许可被记录下来,使用证据会更有力。
10. 由11个成员国组成的全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定(“CPTPP”)于2018年12月30日正式生效。该贸易协定由澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、 新西兰、秘 越南?
KENFOX:是的,根据 CPTPP 第 18.27 条“不备案许可”的规定:[任何缔约方均不得要求商标许可备案:(a) 确定许可的有效性; (b) 作为被许可人使用商标被视为构成持有人在与商标的获取、维护或执行有关的诉讼中使用的条件。]
根据越南知识产权局于 2019 年 2 月 1 日发布的第 1926/TB-SHTT 号通知,自 CPTPP 生效之日起,所有商标许可均对第三方有效,无论其是否在越南知识产权局注册(而不是 依据《知识产权法》第 148.2 条)。
被许可人依据知识产权法第124.5条的许可使用商标,无论其是否在商标注册人处注册,均应视为商标所有人在商标取得、维持和执行程序中使用该商标。 越南知识产权局。