越南的许多商标注册申请，无论是直接向越南国家知识产权局（ NOIP ）提交还是通过马德里体系指定，都遭到拒绝保护（暂时驳回，或暂缓拒绝）。如果带有被驳回商标的产品/服务已在越南商业化，情况会变得更加困难和问题。这种情况向申请人提出了一个重要而复杂的问题：他应该继续进行商标申请还是放弃商标申请？
当得不到保护时，许多商标所有人都考虑放弃商标申请，等到参考商标到期后再提交新的申请。一些申请者分享说，他们曾经销售过带有所申请注册商标的产品——但在越南被拒绝多年，没有任何法律问题，他们还 不想面临国家知识产权局做出不利决定的风险，或以某种方式让参考商标所有者意识到他们正在使用潜在侵权商标，以避免立即发生法律冲突。
那么，因临时驳回而放弃越南商标申请，等待参考商标到期，有哪些潜在的法律风险呢？被暂时驳回的商标申请是否应该放弃并继续使用该商标？使用被暂时驳回的商标时，可以采取哪些策略来最大程度地降低法律风险？
如果申请人放弃当前的商标申请并决定在一段时间后重新申请，他或她可能会失去原注册日期起的优先权。在两次申请之间的期间，存在很高的风险，即任何第三方会申请注册类似商标，使申请人未来的商标注册变得复杂且难以成功。此外，风险还不止于此，第三方还可以以在一段时间内使用过类似商标为由，主动提出异议或请求撤销申请人的商标，申请注册的商标不受保护。
使用未注册商标，尤其是在存在有效参考商标的情况下，会带来商标侵权的潜在风险。根据《知识产权法》第199条，商标所有人有权请求越南执法机构介入，通过（i）行政措施和/或（ii）民事救济或（iii）刑事救济来处理涉嫌侵权行为。
虽然无意引起在先注册商标所有人的注意，但商标所有人放弃商标注册并选择等待的决定并不能完全消除商标所有人的风险。商标知道后续商标申请的所有者使用该商标。在激烈的市场竞争背景下，由于第三方能够共享信息，因此始终存在不可否认的风险，即原商标所有人可能很快获得有关商标使用的信息并使用该商标。
在越南，执法机构定期对市场进行检查，并有权主动没收涉嫌商标侵权的商品。没收后，执法机关可以联系商标所有人协调并要求确认被扣押的商品是否违法。即使商标所有者没有提出正式的侵权请愿书，主管部门采取的主动执法措施也可能会给用户带来重大的法律挑战。 未注册商标。因此，企业必须考虑商标注册策略，并注意使用未注册商标的潜在法律影响，特别是在与已经存在的商标存在冲突的情况下。
等到引证商标到期而不主动寻求解决方案以最大程度地降低风险，后续商标申请的所有人仍将陷入法律不稳定的境地。这种法律上的不稳定不仅对其品牌的命运产生负面影响，而且还阻碍了业务的重要步骤，例如扩大市场、寻找战略合作伙伴或对使用与其自己的商标相似的第三方采取强有力的知识产权执法行动。
如果后来申请的商标没有成功注册，但申请人决定无论如何使用该商标，那么保护该商标并防止他人使用相同的商标就变得特别具有挑战性。因为在越南，商标权是根据该决定建立的授予国家知识产权局保护证书，著名商标除外。缺乏正式保护意味着申请人针对使用类似商标的第三方行使商标权的能力可能受到限制。
此外，继续使用与市场上已有商标过于相似的未注册商标，不仅会导致品牌价值构建、创造和定位的过程变得困难，而且有可能造成品牌混淆。当公众特别是消费者开始将新产品与熟悉的品牌联系起来时，商品和服务的商业来源，将申请人置于错误的位置从知识产权和消费者权益保护的角度来看的风险和法律不稳定，威胁品牌所有者的安全。
鉴于“商标使用”的复杂性和潜在的法律风险，过早放弃“商标申请”并不是明智的选择。坚持不懈地追求和持续进行商标注册工作可以产生战略利益，因为它可以提供法律依据来证明未注册商标的使用是否合理，或者在第三方指控侵权时受到质疑。在越南，当商标纠纷持续存在时，行政执法机构和法院都倾向于暂时中止案件。
在处理行政违法行为过程中，关于制裁工业产权领域行政违法行为的第99/2013/ND-CP号法令第28.1(a)条规定，主管机关必须拒绝处理知识产权违法行为。存在相关工业产权纠纷时，提出处理违法行为的。
此外，商标侵权在民事诉讼中被归类为“知识产权纠纷”。根据越南民事诉讼法第214.1(d)条，法院有权在多种情况下暂停审理民事案件，包括“需要等待另一案解决”的情况。或者法律规定该事项必须首先由其他机构或组织解决才能解决案件。
打算拒绝保护的商标并不自动构成对他人权利的侵犯，即使拒绝是基于相对理由，例如与先前注册的商标相似。对与现有商标相似的后继商标的评价往往反映了 NOIP 审查员的主观判断或意见。事实上，尽管两个商标可能有相似之处，但这种相似程度可能不会“可能导致消费者对这些品牌的商品/服务的商业起源产生混淆”。
在KENFOX处理的多起商标案件中，申请商标最初被驳回，但国家知识产权局通过应诉和分析申请注册与引证商标的差异，重新考虑并撤销驳回。同样，在解决投诉的过程中，科技部在某些情况下取消了NOIP的驳回决定，并对之前被认为混淆性相似的商标给予保护。混淆（参考案例：相似但不相同，什么是相似但不相同）越南区分相似商标的门槛？ 或“克服指定越南国际注册的临时驳回——困难但永不放弃” ）。这表明，国家知识产权局审查员初步评估申请注册的商标足以与对照商标造成混淆，因此，发出驳回意向并不意味着使用拟使用的商标。未获批准的商标存在侵犯他人商标的风险。
然而，在这种情况下，为了尽量减少与在越南使用拟议商标相关的法律风险，申请人应考虑采取以下战略行动：
[i]拟驳回通知的处理：首先要分析驳回商标保护的原因。了解 NOIP 打算拒绝的具体原因将有助于确定申请人打算使用该被拒绝标志的风险级别（高、中或低）。请注意，如果所申请的商标因与过期不到三年的商标相似而被拒绝保护，或者如果该商标被认为是描述性的，但本质上只是暗示性而非描述性的，则风险较低。其次，如果拒绝是毫无根据的（例如，两个商标相似但不是“令人困惑的相似”），那么向 NOIP 提交回复可以帮助待审商标打算拒绝保护。如果意图驳回变成驳回决定，并且申请者认为驳回决定无效，申请者有权向国家知识产权局对该决定进行上诉程序（第一申诉） ，向科学技术部部长（第二次申诉）或向法院起诉。
[ii] 与控制商标所有人协商：如果申请注册因与控制商标冲突而被拒绝，申请人可以考虑与控制商标所有人协商，以达成同意或共存协议，允许双方根据商定的条款使用其商标。
[iii] 监控参考标记的状态：监控参考标记的状态，特别是当标记即将过期或尚未更新时。如果参考商标过期或被取消，以后的商标注册之路可能会变得更容易。
[iv] 因注册后 5 年内未使用而终止商标效力：如果商标所有者或授权使用人未在越南注册的商标在 5 年内在越南进行商业活动，则该商标可能会失效。自注册之日起的年数。为了执行此程序，请求商标终止的一方必须提供该商标尚未被使用的证据。终止商标的请求按照以下程序进行： (i)对商标在越南未使用的情况进行调查，以及(ii)向国家知识产权局提出终止商标有效性的请求财产。
选择放弃在越南被暂时拒绝的商标申请并继续使用被拒绝的商标，假设先前的商标所有人不会发现它可能是一种冒险的做法，导致申请人面临严重的法律后果和严格的行政、民事或根据越南法律规定进行刑事制裁。应该记住的是，即使商标注册申请被拒绝，扭转局面的机会仍然是敞开的，所有的大门都没有关闭。与其选择短期且有风险的出路，了解并应用正确的法律策略不仅有助于最大程度地降低风险，而且还为成功的商标申请所有者开辟了机会，包括即使申请注册的商标最初被拒绝保护。
By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney
